首先,需先說明一下,關於專利的「修正」,說的是在專利申請後至核准前的時間點,自行提出或依據官方核駁狀況所進行的說明書或申請專利範圍修改的狀況。
而這裡所要探討的是:假設申請專利範圍原先限制了數值位於0.001~2wt%的範圍,在修正時是否可修改為「0.1~1wt%」的較小範圍呢?
依照專利法第43條第2項:「修正,除誤譯之訂正外,不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」因此,乍看之下好像數值的範圍修正如果是變小的,就沒有超出原申請時說明書的範圍,應該是可行的吧?怪盜必須說,如果事情真的是這麼簡單,那我們今天就不用繼續看這一篇文章了!
一般就我們的觀點來說,將原本「0.001~2wt%」修正為「0.1~1wt%」是專利範圍的縮小,應該是可以准予修正的。但就審查基準告訴我們,這樣是不行的,說明如下:
- 1. 是否有超出說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的判斷原則在於邊界值是否有同等揭露,以上述例子說明就是「0.1、1wt%」這兩個邊界的數值是否見於說明書?如果沒有,就等於未揭示其功效,當然也就被認為是超出說明書所揭露之範圍了。
- 2. 不應該把數值的範圍大小看作是上下位概念,此例中之範圍縮小並非原本發明人就已知的限縮,如果進一步用比較具象的結構來做解釋,將數值範圍由大改小,就像是將上位結構修改為下位結構一樣,是否會被認為超出實質,是基於該下位結構是不是所屬技術領域中具有通常知識者藉由原說明書揭露內容可無歧異得知。因此並非將數值縮小就屬於範圍的「限縮」。
- 3. 從另外一個方向來思考,需要靠數值範圍來跟前案區隔的發明,通常是不可預測性較高的技術領域;因為如果他是可預測的,那麼從已知範圍選擇特定範圍,其效果也通常是可以預期的,無助於建立進步性。換句話說,如果請求保護一個數值範圍,說明書中起碼要記載或讓通常知識者明白上下限數值與所達到的技術效果之間的關連。如果修改後的數字從來不曾出現在說明書中,除了沒有字面支持之外,也因為說明書中沒有記載這個技術特徵和其所達到的功效,那通常也無法達到實質支持的程度。
綜上所述,只要說明書、申請專利範圍及圖式中有揭露對應的特定數值表現,舉例來說。說明書中用0.1wt%、1wt%都分別做了實驗,要用這樣的數據將申請專利範圍延伸到0.1-1wt%的範圍,通常是可行的。或者在實施例中,直接做出0.1~3wt%中,每隔0.1wt%進行量測得到結果,並將結果以圖示表示,那麼,本案例中要限縮至「0.1~1wt%」應有機會是可行的。但若僅在說明書中提出了0.001~2wt%的範圍,而並未詳細說明其範圍內的數值變化,那麼,要將申請專利範圍限縮至「0.1~1wt%」,便有相當的機會因「超出說明書所揭露之範圍」,而不准予修正。
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