‧分析現況

現行兩岸專利審查制度有所差異,其中,發明專利由於有經過實體審查,而在審查過程中可進行修正程序,在專利權核准後的更正上會有比較少的疑慮。然而兩岸新型專利皆為形式審查,專利權迅速核准公告,因此在遇到專利無效訴訟時,更正產生的疑慮相對上來說較高。而兩岸新型專利制度在更正上皆有其對應的提出時間點限制、更正條件,以下進一步比較台灣新型與中國實用新型在更正上的要求、限制,並比較其差異。 

(一)提出更正的時機

台灣對於更正的時機要求:

根據台灣專利法第120條準用第67條第1項關於更正之規定,其並未針對專利更正的時間點做出限制,只要在專利權存續期間皆可對說明書、申請專利範圍或圖式進行更正。

另,於專利審查基準第五篇第一章第3.4.1節「更正與舉發合併審查之處理程序」中指出,於行政救濟期間,若更正內容涉及原處分中審定舉發成立之請求項者,即應不受理其更正申請。

中國大陸對於更正的時機要求:

中國大陸之專利法中僅說明申請人可以對專利申請文件進行修改,並無對於取得專利權之專利進行更正之相關規定。但於中國大陸專利法實施細則第69條規定:「在無效宣告請求的審查過程中,發明或者實用新型專利的專利權人可以修改其權利要求書,但是不得擴大原專利的保護範圍。」因此,可認定中國大陸僅能在無效宣告的審查過程中進行類似台灣「更正」的請求。


(二)更正內容的限制

台灣對於更正內容之限制:

僅得就:「一、請求項之刪除。二、申請專利範圍之減縮。三、誤記或誤譯之訂正。四、不明瞭記載之釋明。」以上四點進行更正,且更進一步要求:「更正,不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。」

中國大陸對於更正內容之限制:

根據中國大陸專利審查指南(2010)第三章第4.6.2節中之「修改方式」提及:「修改權利要求書的具體方式一般限於權利要求的刪除、合併和技術方案的刪除。」、「權利要求的合併是指兩項或者兩項以上相互無從屬關係但在授權公告文本中從屬於同一獨立權利要求的權利要求的合併。在此情況下,所合併的從屬權利要求的技術特徵組合在一起形成新的權利要求。該新的權利要求應當包含被合併的從屬權利要求中的全部技術特徵。在獨立權利要求未作修改的情況下,不允許對其從屬權利要求進行合併式修改。」

兩案比較差異:

舉例:

請求項1A+B

請求項2:依附請求項1,進一步包含A1(其中A1為A的下位技術特徵)

請求項3:依附請求項1,進一步包含C

請求項4:依附請求項1,進一步包含D。

於我國之審查基準中對於更正之規定,將請求項2限縮至請求項1中,並將請求項3及4依附至新的請求項1,是可行的,亦即A1+B+C以及A1+B+D的更正範圍是可行的。但若將請求項3限縮至請求項1中,則請求項4依附於新的請求項1中係屬於變更申請專利範圍,而不符合更正之定義。即使於說明書中有提及A+B+C+D的實施方式,但若CD相互之間並非為下位概念或進一步界定的技術特徵,則請求項1+3+4進行更正的合併方式是不被允許的。

但根據中國大陸專利審查指南中對於「權利要求的合併」之說明,多個附屬項可與獨立項進行合併,形成具有技術特徵的獨立項,亦即請求項A+B+C+D的合併方式在中國大陸是可被允許的。

 

‧檢討問題

綜合以上分析比較,可看出台灣專利與中國專利在可提出更正的時間點以及更正內容上皆有明顯的不同。其中,台灣專利在申請專利範圍的更正上限制較為嚴格,如上舉例來說,原本的申請專利範圍包含A+B+C以及A+B+D的兩種樣態,且於說明書中亦揭露A+B+C+D之實施內容,但更正卻認為A+B+C+D的專利範圍有實質變更的情形。然而,A+B+C+D的專利範圍實際上是比各別的A+B+C以及A+B+D都來的小,是否有需限制到如此嚴格的狀況,實有討論的空間。

反觀之,中國專利在可更正的專利範圍之限制較我國寬鬆,在專利範圍的認定上,若未實質擴大申請專利範圍,將複數個附屬項合併獨立項仍屬適當之更正方式。

 

‧解決方案

由於台灣專利對於更正的限制要求,目前能進行的作法為進行類似排列組合的請求項撰寫方式,以確保各種不同的申請專利範圍能在取得專利權後,進行合適的更正,避免因「實質變更申請專利範圍」的狀況而被駁回更正請求。

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