對於先前技術的定義為申請前已見於刊物或已公開使用,然而對於申請前尚未公開的專利申請文件則無法構成上述要件而作為先前技術,因而各國對於申請日前已提出申請,而於申請日後才公開的專利文件,另行規範了阻卻專利申請的規定,在台灣稱之為「擬制新穎性」,而在中國大陸,則稱之為「抵觸申請」。不過,千萬不要以為只有名稱不一樣而已,在對於認定的條件上,也有相當不同的!

以下分別就台灣及大陸之異同說明如下:

一、台灣:

根據專利法第23條:「申請專利之發明,與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者,不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者,不在此限。」可知以下幾個條件:

1. 認定時點:該發明專利申請前而在其申請後始公開的專利申請案(包含申請日當天)。

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專利審查高速公路(簡稱PPH)制度,是一種國際化且節省各國審查資源的互助審查方式。簡單的說,若簽訂PPH計畫的兩個國家中,第一申請局(office of first filing,簡稱OFF)之國家有一個母申請案A,而第二申請局(office of second filing,簡稱OSF)的國家具有一主張A之優先權的子申請案B,當OFF經過實質審查核准A專利後,可以藉由可以藉由提供相關資料給OSF,使OSF得以利用OFF的檢索與審查結果,進而加速該案件的審查。

聽起來這個方式很好,但實際筆者進行研究後,卻認為PPH實際幫助不大。先從PPH的兩個條件開始說:

1. A及B兩個案件必須要有優先權主張之從屬關係。

2. 僅能由OFF提供資料給OSF,反之,若OSF審查結果先出來,則不可逆向適用。

舉個例子來說,一般申請人在台灣提出專利申請之後,再以優先權主張的方式申請美國專利,若順利由台灣先發出審查核准結果時,則可提供該結果予美國專利局,藉此達到PPH加速審查的效果。但,誰可以確定一定是台灣審查的結果會先出來?若美國審查結果先出來,這樣的加速審查就變得沒有意義了;反過來說,若以美國為OFF,又如何確保美國審查會比台灣來的快?

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現行專利法第104條規定「新型,指利用自然法則之技術思想,對物品之形狀、構造或組合之創作」。並於審查基準規定「申請專利之新型是否符合物品之形狀、構造或組合的規定,應判斷二項要件,請求項前言部分應記載一物品,主體部分所載之技術特徵必須有一結構特徵(例如形狀、構造或組合),亦即只要有一結構特徵就符合物品之形狀、構造或組合。」顯見現行新型專利形式審查對於是否符合新型標的之規定採寬鬆的認定標準,亦即,只要申請專利範圍中包含有結構的特徵,不論該結構是否為技術特徵,皆可獲得新型專利證書。然而,新型專利請求項中除了有結構特徵之外,還包含了非結構特徵(例如材料、方法),申請專利時也許不會有問題,但在專利之有效性認定以及專利侵權認定時,該如何進行判斷?

以下分別就新型專利申請、專利舉發、以及專利侵權訴訟時的判斷方式說明如下:

一、專利申請:

現行專利審查基準對於申請專利之新型是否符合物品之形狀、構造或組合的規定,應判斷二項要件,請求項前言部分應記載一物品,主體部分所載之技術特徵必須有一結構特徵(例如形狀、構造或組合),亦即只要有一結構特徵就符合物品之形狀、構造或組合。所以,物品請求項如存在一個以上屬形狀、構造或組合之技術特徵,該新型即符合物品之形狀、構造或組合的規定。意思就是說,申請專利範圍只要有「結構特徵」,那麼不論是否有「非結構特徵」都符合新型專利申請的標的,都可以取得新型專利的核准

二、專利舉發:

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首先,需先說明一下,關於專利的「修正」,說的是在專利申請後至核准前的時間點,自行提出或依據官方核駁狀況所進行的說明書或申請專利範圍修改的狀況。

而這裡所要探討的是:假設申請專利範圍原先限制了數值位於0.0012wt%的範圍,在修正時是否可修改為「0.1~1wt%」的較小範圍呢?

依照專利法第43條第2項:「修正,除誤譯之訂正外,不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」因此,乍看之下好像數值的範圍修正如果是變小的,就沒有超出原申請時說明書的範圍,應該是可行的吧?怪盜必須說,如果事情真的是這麼簡單,那我們今天就不用繼續看這一篇文章了!

一般就我們的觀點來說,將原本「0.0012wt%」修正為「0.1~1wt%」是專利範圍的縮小,應該是可以准予修正的。但就審查基準告訴我們,這樣是不行的,說明如下:

  1. 1.是否有超出說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍的判斷原則在於邊界值是否有同等揭露,以上述例子說明就是「0.11wt%」這兩個邊界的數值是否見於說明書?如果沒有,就等於未揭示其功效,當然也就被認為是超出說明書所揭露之範圍了

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該案為一件新型專利被舉發,而在智慧局受理舉發審查以及訴願審查時,皆認為舉發成立,但在行政訴訟時,法官推翻智慧局以及訴願決定,認為相關證據無法證明本案之進步性不足,撤銷了原處分。藉由本案之判定,我們可以較為清楚的知道目前智財法院對於進步性認定的方式以及標準,相信對於各專利權人在未來申請專利時是有極大的幫助的。

系爭專利:M417466-水閥之改良結構。

證據1:系爭專利的習知技術以及圖式13

證據2:中華民國申請第96219738號「三角閥之結構改良」

原告(專利權人)認為(配合參閱圖式):

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‧分析現況

現行兩岸專利審查制度有所差異,其中,發明專利由於有經過實體審查,而在審查過程中可進行修正程序,在專利權核准後的更正上會有比較少的疑慮。然而兩岸新型專利皆為形式審查,專利權迅速核准公告,因此在遇到專利無效訴訟時,更正產生的疑慮相對上來說較高。而兩岸新型專利制度在更正上皆有其對應的提出時間點限制、更正條件,以下進一步比較台灣新型與中國實用新型在更正上的要求、限制,並比較其差異。

(一)提出更正的時機

台灣對於更正的時機要求:

根據台灣專利法第120條準用第67條第1項關於更正之規定,其並未針對專利更正的時間點做出限制,只要在專利權存續期間皆可對說明書、申請專利範圍或圖式進行更正。

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最近得到消息,中國大陸為進一步提高實用新型專利授權品質,消除低品質泡沫,在審查工作中要採取堅決措施,保障高質量申請的授權,目標降低實用新型專利的核准率至90%以下。

如我們一般對台灣新型專利的瞭解為登記制,意思就是說只要符合一般文書撰寫的格式以及官方對於申請文件的對應要求,要拿到一張台灣的新型專利並非太困難的事情。但大陸的實用新型專利為「初步審查制」,有以下兩點跟台灣是非常不一樣的:

一、需符合專利法第二條第三款的規定:根據中國專利法第二條第三款規定-「實用新型是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。」雖然台灣專利法關於新型的部分也有定義類似的條文,但台灣專利對於新型的定義只要是有實體形狀結構、構造,即使改良處在於材料、材質的改變,仍可獲准專利;但中國大陸即便申請專利部分為實體的形狀結構、構造,但若實際技術的特徵在於材料材質或分子堆疊等,則可能會不被核准實用新型專利。

二、明顯新穎性之審查:根據中國大陸審查指南第一部分第二章第11節規定-「初步審查中,審查員對於實用新型專利申請是否明顯不具備新穎性進行審查。審查員可以根據其獲得的有關現有技術或者抵觸申請的資訊,審查實用新型專利申請是否明顯不具備新穎性。

實用新型可能涉及非正常申請的,例如明顯抄襲現有技術或者重複提交內容明顯實質相同的專利申請,審查員應當根據檢索獲得的對比檔或者其他途徑獲得的資訊,審查實用新型專利申請是否明顯不具備新穎性。」

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專利審查時間動輒數年,而在科技業的發展,其趨勢的變動常常是以”季”作為單位。因此,專利的審查時間若有有效的縮短,便能提供專利權人更有效的佈局保護。

目前有兩種方式可以縮短專利審查的時間,分別介紹如下:
一、專利加速審查,目前可申請加速審查的事由有:

1. 外國對應申請案經外國專利局實體審查而核准者。

2. 對應申請案經外國專利局實體審查而核准者。

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相較於2012年,2013年的專利申請案量在世界主要國家都有成長的趨勢,除了在日本呈現持平而有些微下降的狀況之外,請見以下分析:

1. 中國大陸總申請案量為237萬件,已超過世界其他主要國家申請案量的總和,可見佈局大陸市場已經不是急迫性的需求,而已變成基本常態。並且中國大陸的發明專利首度超越整體申請案量的三分之一,其主要歸因於大陸本土企業創新意識抬頭,積極佈局發明專利所致。

2. 美國:總申請案量為60萬件,仍為世界第二大的專利申請案國家。

3. 需特別注意的是韓國,韓國專利申請案量有大幅趨升的狀況,且國人申請南韓專利相較於2012年大幅提昇22%,代表國人已開始注意南韓的競爭問題,並積極開拓南韓市場。並且南韓之三星電子在PCT的申請案件大幅提昇,代表其在佈局世界專利上相當積極,值得我們注意。

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『手段功能用語』顧名思義,就是直接使用「功能」來定義申請專利範圍,專利申請人常常想要藉由定義「某個特定功能」的方式想要取得較大的權利保護範圍,殊不知這樣的寫法反而更加的限縮了自己的申請專利範圍

美國MPEP中早已規定了相關「手段功能用語」的判斷界定方式,而台灣則到了近兩年,才將相關的判斷界定方式列入審查基準中。其中,判斷手段功能用語的三要件為:

(1)使用「手段(或裝置)用以(means for)……」或「步驟用以(step for)……」之用語記載技術特徵。

(2)「手段(或裝置)用以……」或「步驟用以……」之用語中必須記載特定功能

(3)「手段(或裝置)用以……」或「步驟用以……」之用語中不得記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作

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<中華人民共和國商標法>緣2013年8月30日經全國人民代表大會常務委員會第四次會議決議後,即將於2014年5月1日實施,修法內容重點摘錄如下:

【1】開放聲音商標之註冊申請。

【2】馳名商標禁止宣傳(例如:包裝、廣告、商業...等)。

【3】新增一案多類之申請方式。

【4】商標審查時限明訂以9-12個月為限。

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智慧財產月刊第174期中提到先使用權抗辯的各國制度,由於先使用權為專利權的例外規範,在技術確實落入對方專利的狀況下,企業該如何藉由先使用權而對他人的專利權進行抗辯,亦值得為我們所注意。

舉例來說,除了申請專利進行技術的保護而具有排他的權利之外,亦可藉由營業秘密的方式針對特定的製程方法、製造過程或配方進行保護,而避免他人取得相關技術。但,當他人若以申請專利的方式取得該製程方法、製造過程或配方的專利時,身為先使用者的我們,是否能夠有足夠的能力去主張專利權的排他例外呢?

目前,先使用權的定義與規範在世界各國都有較詳盡的規範,相較之下,台灣這部分並無比較詳細的法律規範,但整理之下,若要藉由先使用權維護自己技術的繼續利用,有幾個要點是需要注意的:

一、先使用行為必須發生在國內。

二、在專利申請前需有先使用行為。

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